企業(yè)字號(hào)以他人商標(biāo)命名的定性
商標(biāo)案情
原告某制衣公司于1993年8月注冊(cè)了商標(biāo)A，2003年予以續(xù)展注冊(cè)，核定使用的商品為服裝。2008年12月、2011年12月，A商標(biāo)兩次被認(rèn)定為廣東省著名商標(biāo)，在業(yè)界具有廣泛的知名度和較高的美譽(yù)度。被告A公司是一家經(jīng)營(yíng)服裝生產(chǎn)和銷(xiāo)售的公司，成立于2010年6月，主要在阿里巴巴和淘寶網(wǎng)上銷(xiāo)售，并在其商品上注冊(cè)了B商標(biāo)。2012年8月，原告發(fā)現(xiàn)被告A公司在未得到原告合法授權(quán)的前提下擅自將A登記為企業(yè)字號(hào)，并將A作為阿里巴巴網(wǎng)站上的店鋪名稱使用并進(jìn)行宣傳，在商品宣傳圖片角落或不明顯處均印有A水印字樣。原告訴至法院，要求被告立即全面停止A商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，停止在企業(yè)名稱、網(wǎng)絡(luò)、商品及所有相關(guān)服務(wù)上使用A商標(biāo)，賠償經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元。
分歧
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是：被告的企業(yè)字號(hào)使用行為是否構(gòu)成侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)或不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)？
第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，既構(gòu)成侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為，也構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。根據(jù)公平競(jìng)爭(zhēng)和保護(hù)在先的原則，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類(lèi)似商品上突出使用，具有攀附注冊(cè)商標(biāo)商譽(yù)的主觀惡意，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于商標(biāo)法第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為，同時(shí)也構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，既不構(gòu)成侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為，也不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。被告沒(méi)有將A從企業(yè)名稱中脫離出來(lái)突出醒目地進(jìn)行使用,不具有獨(dú)立或者相對(duì)獨(dú)立的標(biāo)識(shí)意義，不是一種具有商標(biāo)意義的使用行為，不能將其納入商標(biāo)侵權(quán)范圍。被告擁有自己的商標(biāo)品牌，不知道他人注冊(cè)商標(biāo)的存在，沒(méi)有為攀附該注冊(cè)商標(biāo)的商譽(yù)而將與其相同或近似的文字用作企業(yè)名稱中的字號(hào)的意圖，因此也不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
第三種觀點(diǎn)認(rèn)為，不構(gòu)成侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為，但構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。被告沒(méi)有將A從企業(yè)名稱中脫離出來(lái)突出醒目地進(jìn)行使用，不具備標(biāo)識(shí)商品來(lái)源的作用，且在網(wǎng)頁(yè)中又標(biāo)注了自有品牌，因此不構(gòu)成對(duì)原告A注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵權(quán)。但是，作為同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，被告應(yīng)當(dāng)知道涉案商標(biāo)，也應(yīng)當(dāng)知道會(huì)造成混淆，因此構(gòu)成對(duì)原告的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
評(píng)析
筆者同意第三種觀點(diǎn)，理由如下：
1、商標(biāo)侵權(quán)行為與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的認(rèn)定
《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問(wèn)題的意見(jiàn)》中關(guān)于企業(yè)名稱與注冊(cè)商標(biāo)規(guī)定：“企業(yè)名稱因突出使用而侵犯在先注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的，依法按照商標(biāo)侵權(quán)行為處理；企業(yè)名稱未突出使用但其使用產(chǎn)生市場(chǎng)混淆、違反公平競(jìng)爭(zhēng)的，依法按照不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)處理。”
認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)行為的情形。商標(biāo)的功能是識(shí)別商品和服務(wù)，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的特點(diǎn)是權(quán)利范圍具有確定性，權(quán)利范圍不宜太寬，目的在于制止其他相同或者近似標(biāo)識(shí)與注冊(cè)商標(biāo)產(chǎn)生市場(chǎng)混淆的行為。只有企業(yè)字號(hào)已具有獨(dú)立或者相對(duì)獨(dú)立的標(biāo)識(shí)意義，才是一種具有商標(biāo)意義的使用行為，這是其納入商標(biāo)侵權(quán)范圍的根本原因。
認(rèn)定不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的情形。由于企業(yè)名稱權(quán)具有自身的權(quán)利屏障，商標(biāo)專用權(quán)不能當(dāng)然地將其權(quán)利范圍延伸到企業(yè)名稱權(quán)的邊界之內(nèi)。綜合考慮主觀上的狀態(tài)、客觀上的市場(chǎng)混淆可能性以及其他相關(guān)因素，由不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為予以制止的方式更適合此類(lèi)權(quán)利沖突的公平處理，也更能夠做到恰如其分和留有余地。
2、被告未將他人注冊(cè)商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)在相同或類(lèi)似商品上突出使用
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第（一）項(xiàng)規(guī)定，“將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類(lèi)似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的”，屬于商標(biāo)法第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為。此類(lèi)侵權(quán)行為的構(gòu)成需要具備四個(gè)要素：具有使用他人注冊(cè)商標(biāo)的主觀意圖；字號(hào)的文字與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似；在相同或者類(lèi)似商品上突出使用；足以產(chǎn)生市場(chǎng)混淆。
字號(hào)的“突出使用”，是相對(duì)于正常使用而言的，乃是在企業(yè)名稱的使用中將字號(hào)突出出來(lái)，使其具有相對(duì)獨(dú)立的標(biāo)識(shí)意義。突出使用，是指將與商標(biāo)權(quán)人注冊(cè)商標(biāo)文字相同或相近似的字號(hào)從企業(yè)名稱中脫離出來(lái)，在字體、大小、顏色等方面突出醒目地進(jìn)行使用，使人在視覺(jué)上產(chǎn)生深刻印象的行為。突出使用的字號(hào)所具有的商標(biāo)意義，構(gòu)成了認(rèn)定侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的基礎(chǔ)。本案中，被告沒(méi)有將A從企業(yè)名稱中脫離出來(lái)突出醒目地進(jìn)行使用，不具備標(biāo)識(shí)商品來(lái)源的作用，故不構(gòu)成侵犯A注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。
3、被告使用字號(hào)的行為具有攀附注冊(cè)商標(biāo)商譽(yù)的主觀惡意
反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第二條第一款規(guī)定：“經(jīng)營(yíng)者在市場(chǎng)交易中，應(yīng)當(dāng)遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，遵守公認(rèn)的商業(yè)道德。”構(gòu)成此類(lèi)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為應(yīng)當(dāng)考量以下因素：主觀惡意、企業(yè)名稱中的字號(hào)與在先的注冊(cè)商標(biāo)相同或近似、在先注冊(cè)商標(biāo)和企業(yè)名稱的市場(chǎng)知名度、是否足以產(chǎn)生市場(chǎng)混淆等。
主觀惡意是指知道他人注冊(cè)商標(biāo)的存在，為攀附該注冊(cè)商標(biāo)的商譽(yù)而將與其相同或近似的文字用作企業(yè)名稱中的字號(hào)。商標(biāo)等商業(yè)標(biāo)記是影響并吸引消費(fèi)者的主要識(shí)別因素，當(dāng)該商標(biāo)有一定的知名度后，其對(duì)于消費(fèi)者選擇和識(shí)別商品來(lái)源的作用會(huì)更加明顯。如果商標(biāo)是臆造的獨(dú)創(chuàng)性文字，具有較強(qiáng)的顯著性，留在消費(fèi)者心目中的印象會(huì)更深刻。本案中，A商標(biāo)具有較強(qiáng)的臆造性，先于被告公司注冊(cè)，并已注冊(cè)使用了七年，具有一定的知名度，為相關(guān)公眾所知悉。被告作為同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，應(yīng)當(dāng)知道該商標(biāo)，也應(yīng)當(dāng)知道使用該企業(yè)名稱可能引起相關(guān)公眾誤認(rèn)為該商標(biāo)與被告存在某種特定聯(lián)系，且其對(duì)為何將A作為企業(yè)字號(hào)未能作出合理的解釋。因此可以推斷被告具有“搭便車(chē)”的主觀惡意。
客觀上足以造成市場(chǎng)混淆，是指從后果看是否使普通消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)主體及其服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生混淆或者混淆的可能。本案中，雖然原告主要在實(shí)體市場(chǎng)銷(xiāo)售商品，而被告則在虛擬網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)銷(xiāo)售，對(duì)普通消費(fèi)者而言兩者是一個(gè)統(tǒng)一的銷(xiāo)售市場(chǎng)。原、被告雙方作為同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，客觀上會(huì)引起消費(fèi)者對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人與企業(yè)名稱所有人產(chǎn)生誤認(rèn)或者誤解，認(rèn)為雙方存在某種特定聯(lián)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系，進(jìn)而對(duì)兩者提供的商品產(chǎn)生混淆。
綜上，法院判決：被告A公司停止在其企業(yè)名稱中使用A文字，賠償原告經(jīng)濟(jì)損失3萬(wàn)元。
（作者：張婷 陳成建,作者單位：浙江省義烏市人民法院）來(lái)源：人民法院報(bào)
標(biāo)簽：商標(biāo)注冊(cè) 上海商標(biāo)注冊(cè)
